La Sala II de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo que había hecho lugar a una presentación de la empresa Cepas Argentinas SA para que cese la oposición de la firma Fratelli Branca Destilerías SA al registro por parte de aquella compañía de la marca “Ferneteando”.

En primera instancia, el juez había considerado que Cepas Argentina SA había logrado ser titular de un interés legítimo para acceder a un derecho marcario al tiempo de efectuar la solicitud. Asimismo, juzgó que “aún de considerarse que la marca en pugna posee características evocativas de la acción de consumir Fernet, no puede sostenerse que la misma se encuentre dentro de las prohibiciones” previstas en la ley 22.362.

Contra esa decisión había apelado Fratelli Branca Destilerías SA, entendiendo que el magistrado no consideró al vocablo “ferneteando” como incorporado al uso general ni como la designación habitual del acto de consumir fernet, ni que tal marca induce al error al consumidor.

Según el voto del camarista Alfredo Gusman (al que adhirió el magistrado Ricardo Guarinoni), la ley 22.362 considera que no son marcas y por ende no son admisibles aquellos nombres, palabras y signos que hubieren pasado al uso general antes de su solicitud de registro. En ese sentido, dijo que esa situación se presenta cuando el público se refiere a un producto designándolo con él, con la convicción de que ése es su nombre pero que, en realidad, es una marca.

Sobre esa base, advirtió que no asiste razón al recurrente pues “no puede decirse que el vocablo ‘ferneteando’ sea el término utilizado por los productores o los consumidores para referirse al artículo aludido por la demandada. En todo caso, basta referir que la propia accionada  indicó al término como ‘la acción de consumir’, mas no como el vocablo con el que el producto es conocido en el mercado”.

Por otro lado, la demandada había cuestionado que en el fallo de primera instancia se soslayó que la marca cuyo registro se pretende genera en los consumidores “una clara confusión respecto al origen del producto”.

Al respecto, el juez Gusman señaló que “no hay riesgo de confusión respecto del origen, pues aún cuando el signo pretendido sea evocativo del producto que intenta distinguir; no deja de ser una voz de fantasía. Es que el aditamento ‘eando’ constituye una desinencia de invención propia de la actora, que en ningún caso refiere marcas registradas por otros productos de fernet. No obstante, admito que la marca pueda resultar engañosa si el concreto producto que distingue no tiene ninguna relación con la evocación que produce, pero eso se refiere no a la aptitud del signo sino al uso que se haga de la marca y, a mi juicio, ése es un problema de lealtad comercial y no de registrabilidad marcaria”.

“No hay a esta altura elementos de juicio –menos aún arrimados al expediente- que permitan sostener que la vos ‘ferneteando’ pueda ser apta para provocar equívocos acerca de la naturaleza del producto”, remarcó.

Así las cosas, indicó, “la primera observación que se impone -a esta altura- es que, si bien el término ‘fernet’ hace alusión a un tipo de bebida alcohólica, el aditamento del signo ‘eando’, le confiere suficiente capacidad distintiva intrínseca. Además, la circunstancia de que la palabra ‘fernet’ haga referencia directa al producto, si bien impide monopolizar su uso, no determina por sí sola que sea irregistrable, en tanto que aquélla esté acompañada por otra voz que le confiera originalidad. En este caso, la marca a registrar incluye la voz ‘fernet’ acompañada del vocablo ‘eando’ y es este conjunto el que se intenta registrar”.

Concluyó entonces en que “la voz ‘ferneteando’ no es susceptible de provocar error en el ‘público consumidor’”.